분할출원에 따른 특허법 제36조 제2항 적용시 발명의 동일여부 판단 - 특허법원 2017. 10. 12. 선고 2017허1021판결을 중심으로 - (Determination of the Sameness of the Inventions subject to § 36 subsection 2 Pursuant to Divisional Application: With reference to the Patent Court Decision 2017Heo1021 rendered on Oct. 12, 2017)

서지정보

· 발행기관 : 한국지식재산학회
· 수록지 정보 : 산업재산권 / 59호 / 121 ~ 170페이지
· 저자명 : 김관식

초록

발명의 동일성은 신규성, 선출원주의, 확대된 선출원주의, 분할출원 등 특허법의 여러 국면에서 이루어지고, 이러한 동일한 판단은 문언적 동일에서 실질적 동일의 개념까지 다양한 스펙트럼을 보여준다. 특허법 제36조에서는 선출원주의를 규정하고 있고 동조 제2항에서는 동일자에 복수의 특허 출원이 있는 경우의 취급에 대하여 규정하고 있다. 특허출원의 일부 청구항을 분할하여 출원하는 경우에, 분할출원으로서의 일정한 요건을 충족하면 분할출원의 출원일은 원출원일의 출원일로 소급하므로, 이 경우에는 원출원과 분할출원의 출원일이 동일하게 된다. 따라서 원출원과 분할출원이 동일하다고 인정되면 원출원과 분할출원 모두 특허받을 수 없고, 만일 특허되었더라도 모두 특허무효의 사유를 안게 된다.
본고에서는 약학조성물에 관한 분할출원의 청구범위가 원출원의청구범위와 일부 중첩하여 동일한 발명으로 특허법 제36조 제2항의적용이 되는지 여부가 주된 쟁점이 된 사례를 중심으로, 특허법 제36 조 제2항 적용시 발명의 동일성 여부 판단에 관하여, 국내외의 사례, 특허권 충돌 및 자기특허실시 항변의 관점, 상위개념･하위개념 발명의 관점, 자발적 분할출원의 관점, 다항제 취지에 부합하는 해석의 관점에서 논하여, 이 사건과 같이 청구항의 일부가 중첩되는 것에 불과한 경우에는 양자의 발명이 동일하지 않다고 보아야하고, 이러한판단방법을 사안에 적용하여 이 사건 원출원과 분할출원 모두 특허하는 것이 타당하다는 견해를 밝혔다.

영어초록

Determination of the sameness of inventions is required in the various aspects of the patent law such as novelty, first-to-file doctrine, enlarged first-to-file doctrine, and divisional applications. The standard for the determination shows wide spectrum from the literal sameness to the substantial sameness. Article 36 of the Patent Act stipulates first-to-file doctrine, and the Subsection 2 of the Article stipulates for the treatment of the cases where multiple applications are filed on the same day. For the divisional applications, the filing date of the application can be retracted to the filing date of the original filing date, so that the filing date of both applications to be the same, making neither of the applications to be patented.
We discussed the standard for the determination of the sameness under the Article 36 Subsection 2 of the Patent Act, with a case at hand where the claim of a divisional application for a pharmaceutical composition partially overlaps with the claim of the original application. Domestic and foreign cases regarding the issue have been reviewed, and the standard for the sameness has been discussed in terms of the conflicting patent rights, from the point of view of protest of working of one’s own patent, genus-spices inventions, and voluntary divisional applications.
It is concluded that the inventions where only some part of the claims are superimposed with each other, shall not be deemed to be the same.
Applying the standard to the case we found that it is appropriate to patent both the parent and the divisional application.

참고자료

· 없음