특허권 소진의 원칙과 조건부 판매 간의 조화와 충돌에 관한 연구 -미국의 Quanta 판결 이후 소모품 판매 관련 사건들을 중심으로- (Conflict and Consonance between the Patent Exhaustion Doctrine and the Conditional Sales Doctrine -Focusing on the Recent U.S. Cases Dealing with Sales of Consumables-)

서지정보

· 발행기관 : 인하대학교 법학연구소
· 수록지 정보 : 법학연구 / 17권 / 4호 / 73 ~ 107페이지
· 저자명 : 이수미, 박영수

초록

미국의 연방대법원이 Quanta 판결을 통해 비특허 부품의 판매로 인한 방법발명의 권리 소진을 인정한 이후, 연방특허항소법원은 Quanta 판결을 인용하며 비특허 기구와 소모품의 판매에 까지 방법발명의 권리 소진을 인정하였다. 이로 인해 경쟁사들은 값싼 복제 소모품을 만들어 판매해도 특허의 침해로부터 자유로워지게 됨으로서 특허권자는 방법특허를 통해 소모품에 대한 보상을 받을 수 없게 되었다. 특허권 소진의 원칙은 특허권자에게 판매 시까지 독점으로 대가 취득의 기회를 부여함으로써 특허권자에게 발명에 대한 대가를 보장하면서도 이용자에게는 특허 제품의 자유로운 사용을 보장해주어 특허권자와 이용권자의 이익을 조화시키려는데 목적을 두고 있다. 하지만, 무리한 특허권 소진의 확장 결과 특허권리 가치를 현저히 떨어트려 역으로 특허권자의 발명에 대한 적절한 보상을 침해하게 됨으로써 특허법의 목표에 역행하게 된 것이다.
그렇다면 소모품의 판매에서 특허권자와 이용자 간의 권리의 균형을 적절히 맞출 수 있는 방법은 없는 것일까? Quanta 판결은 특허권의 소진이 발생한 경우에도 판매 조건 위반에 대하여 계약법을 통하여 보상받을 수 있는 가능성을 완전히 배제시키지는 않았다. 계약법만으로 해결할 경우 다양한 유형의 판매 후 제한을 구현 할 수 있다는 장점이 있지만, 계약법상의 당사자 관계가 없을 경우 특허권자는 구제가 불가능하게 되어 보상을 받을 수 없는 경우가 생긴다. 따라서 지금과 같이 특허권 소진의 원칙과 계약 자체를 분리하여 생각하기보다 특허권 소진의 원칙과 라이선스 계약을 조화시켜 특허법과 계약법상의 이중의 보호를 하는 것이 필요하다. 즉, Monsanto 판결에서와 같이 묵시적 라이선스의 효력까지 인정하여 특허법과 계약법의 보상이 이루어 질수 있다면 특허권자의 발명에 대한 적절한 보상을 보장받을 수 있을 것이다.
이러한 해석이 우리나라 법제 하에서도 인정될 수 있는지 살펴보건대, 우리나라도 미국과 같이 특허권 소진의 원칙을 법조문으로 명문화하고 있진 않지만, WTO/TRIPs 협정에 따라 특허권 소진의 원칙에 관하여 선택의 여지가 존재한다. 우리나라 하급심 판례에서는 특허권 소진의 적용여부에 대해 논의 한바 있어 그 인정여부 자체에 대하여는 수용하고 있는 듯 보이지만, 특허권 소진의 원칙과 계약과의 관계에 관하여는 논의된 바가 없다.

영어초록

After the U.S. Supreme Court had confirmed the exhaustion of method patents through sales of unpatented components, the Federal Circuit, applying the Supreme Court’s Quanta test to the sales of consumables, again acknowledged exhaustion of method patents. As a result, competitors selling cheaper replicas of the consumables became free from the fear of patent infringements, whereas the patentees could no longer recover for their R&D investments in consumables through patenting methods. The goal of the patent exhaustion doctrine lies in maintaining balance between patentee’s right to recover through monopoly and user’s freedom of use after authorized sale. However, excessive expansion of patent exhaustion has resulted in plummeting value of method patents, as those patents had been transferred to the public domain only after the first sale.
Is there any way of maintaining balance between the patentee’s rights and user’s rights? The Quanta decision left open some possibilities of recovery through contract law, even in the case of patent exhaustion. Although contract law can accommodate various types of transactions with post-sale restraints, its enforcement requires privity of contract between the parties. As a result, instead of separating patent exhaustion doctrine and conditional sales doctrine, thus choosing one over the other, we need to find ways of coordinating the two to offer double protection through patent law and contract law. Perhaps, acknowledging the effect of implied license may be a practical solution for such double protection.
We also examined whether our suggested solution can also be applied in the Korean legal system. Although the patent exhaustion doctrine is not codified in the Korean patent law, the WTO/TRIPs provides a choice of accepting the patent exhaustion doctrine as a valid patent law doctrine. There exists a case between Samsung and Apple, in which the Korean lower court based its decision on the patent exhaustion doctrine. However, conflict between the patent exhaustion doctrine and the conditional sales doctrine had never been a subject of discussion in that case.

참고자료

· 없음