개정 특허법 제128조 제2항의 손해배상제도에 대한 비판적 고찰 (A Critical Review on the Compensation System under Para 2 of Article 128 in the Revised Patent Act)

서지정보

· 발행기관 : 한국지식재산학회
· 수록지 정보 : 산업재산권 / 66호 / 83 ~ 130페이지
· 저자명 : 권지현

초록

특허권자의 손해액을 추정하는 제128조의 개정 특허법이 2020년 12월 10일 시행되었다. 특허권자가 특허발명을 실시(생산 및 판매)하고 있는 경우에 적용되었던 개정 전 제2항 및 제3항은 침해자의 양도수량을 전제로 특허권자의 생산수량에서 실제 판매수량 및 ‘침해행위 외의 사유’에 의하여 판매할 수 없었던 수량을 제외하고 손해액을 추정하였다. 그러나 개정법에서는 특허권자의 생산수량을 넘는 수량에 대해서도 손해액으로 추정할 수 있다. 또 ‘침해행위 외의 사유’로 판매할 수 없었던 수량에 대해서도 손해액으로 추정할 수 있게 되었다.
본 개정은 그동안 실질적인 손해배상이 이루어지지 않는 문제점을 해결하기 위한 것으로 볼 수 있다. 그러나 개정법에 의해서도 여전히 특허권자에게 손해배상을 하고도, 침해자에게 침해행위로 얻은 이익이 남을 수 있다. 이는 계속 침해행위를 할 수 있는 이유가 되므로 특허권자의 실질적 보호가 이루어지지 못하는 문제점이 있다.
또 개정 전에는 ‘침해행위 외의 사유’를 침해자가 입증하여 손해액의 감면 추정이 가능하였지만, 개정 후에는 ‘침해행위 외의 사유’를 특허권자가 입증하여 손해액의 증액 추정이 가능하다. 다만, 개정법에는 ‘침해행위 외의 사유’의 의미가 명확하게 정의하고 있지 않다. 따라서 특허권자는 ‘침해행위 외의 사유’를 보다 포괄적이고 넓은 범위로 해석하여 입증하려고 하는 반면, 침해자는 보다 한정적으로 좁게 해석하여 특허권자의 입증을 부정하게 된다. 이러한 당사자 간의 주장과 분쟁은 손해액을 쉽게 추정할 수 없는 문제점이 있게 된다.
따라서 손해배상 후에 침해자에게 남은 이익에 대해서도 환수할 수 있는 규정이 필요하고, 손해액의 추정에 포함되는 ‘침해행위 외의 사유’의 의미를 명확히 정의할 필요가 있다. 정의규정 도입방안으로는 ‘침해행위 외의 사유’로 (ⅰ) 비침해 대체품 또는 경합품, (ⅱ) 침해자의 영업력, (ⅲ) 침해제품의 브랜드 및 디자인 등을 고려해 볼 수 있지만, 엄격하고 한정된 관점에서 (ⅰ) 비침해 대체품 또는 경합품이 있는 경우에만 적용하는 것으로 정의할 필요가 있다.

영어초록

The revised Patent Act of Article 128 which estimates the amount of damages to the patentee was enacted on December 10, 2020. Paragraphs 2 and 3 before the revision, which were applied when the patentee was carrying out (producing and selling) a patent invention, estimated the amount of damage from the production quantity of the patentee, excluding the actual quantity of sales and the quantity that could not be sold by the 'other than the infringement' on the basis of the quantity of transfer of the infringer.
However, under the revised law, the amount of damage can also be presumed for quantities exceeding the production quantity of the patentee. In addition, it is possible to presume the amount of damage to the quantity that could not be sold for the "cause other than the infringement act". The revision can be seen as aimed at resolving problems in which no substantial compensation has been made. However, under the revised law, the patentee may still be compensated for damages, and the benefits of infringement may remain to the infringer. This is a problem that patent holders cannot actually protect themselves because it is a reason why the infringer can continue to infringe.
In addition, before the revision, it was possible to estimate the reduction or exemption of the damages by proving the "cause other than the infringement act" for the infringer, but after the revision, the patentee can prove the "cause other than the infringement act" to estimate the increase in the damages. However, the revised Act does not clearly define the meaning of the 'cause other than infringement'. Thus, the patentee tries to prove the 'cause other than the infringement' by interpreting it in a more comprehensive and wider range, while the infringer interprets it in a more limited and narrow way, to deny the patentee's proof. There are problems in that the damage cannot be easily estimated in such claims and disputes between these parties.
Therefore, there is a need for a provision to be made to recover the profits left by the infringer after the compensation for the damages, and to clearly define the meaning of the 'cause other than the infringement' included in the estimate of the amount of damages. The introduction of the definition provisions may take into account (i) non-infringement substitutes or contraband, (ii) the sales force of the infringer, and (iii) the brands and designs of the infringing products, but it needs to be defined as (i) non-infringing substitutes or contusions from in a strict and limited perspective.

참고자료

· 없음