개정 상표법 제34조 제1항 제21호의 적용요건에 관한 고찰 (A Study on the Requirements for Application of Article 34(1)21 of the Amended Trademark Act)

서지정보

· 발행기관 : 사법발전재단
· 수록지 정보 : 사법 / 1권 / 38호 / 539 ~ 582페이지
· 저자명 : 정태호

초록

2016년 전부 개정 상표법 제34조 제1항 제21호(이하 ‘본호’라 함)에 따르면, 조약당사국에 등록된 상표와 동일·유사한 상표로서 그 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 동업·고용 등 계약관계나 업무상 거래관계 또는 그 밖의 관계에 있거나 있었던 자가 그 상표에 관한 권리를 가진 자의 동의를 받지 아니하고 그 상표의 지정상품과 동일·유사한 상품을 지정상품으로 하여 등록출원한 상표는 본호에 의하여 등록을 받을 수 없다. 본호는 신의성실의 원칙에 관한 규정인 상표법 제34조 제1항 제20호와 균형을 맞추어 조약당사국에 등록된 상표에 관한 권리를 가진 자와의 사이에 형성된 계속적 계약관계나 특별한 신뢰를 저버린 채 상표출원한 경우 그 등록을 저지함으로써 공정한 국제거래 질서의 확립에 기여하고자 하였고, 구 상표법 제23조 제1항 제3호에 비해 그 적용상의 인적 관계의 범위 및 대상기간을 확대하였다. 본호는 파리협약 제6조의7에 근거한 규정이지만, 해당 조약의 내용을 그대로 본호에 반영하였다기 보다는 국내에서의 부당한 상표등록을 더욱 강하게 근절하겠다는 특허청의 입법의지가 고려되어 신의성실의 원칙에 위반되는 상표의 등록거절과 관련된 상표법 제34조 제1항 제20호의 인적 관계의 대상 범위를 그대로 본호에도 도입한 것이다.
그런데 본호의 적용요건과 관련하여 ‘조약당사국에 등록된 상표’에 대한 문구에서 사용주의 국가의 현실을 반영한 수정과 조약당사국의 적용 범위에 대한 명확화, 계약관계 등의 해석에 있어서 구 상표법상 대리인이나 대표자와의 관계에 관한 적용 범위의 명확화 및 동의와 관련하여 그 예외로서의 정당한 이유에 대한 별도의 명문화와 동의의 판단시점에 대한 상표법상의 명확화 등은 반드시 입법적으로 해결해야 본호의 적용에 관한 해석론상의 혼란을 더 이상 초래하지 않게 될 것이다.
결국 상표법에 관한 국제적인 표준이라고 볼 수 있는 파리협약 및 우리나라의 상표법과 비슷한 구조를 가지고 있는 일본 상표법이나 유럽공동체상표법의 입법상황 등을 고려하여 조약당사국 간의 상표의 보호를 추구하는 본호의 특성상 국제적인 기준에 그 수준을 맞추어 가는 입법적인 해결이 필요할 것으로 보인다. 그리고 유럽공동체상표심사기준에서의 구체적인 판단 기준들을 고려하여 우리나라의 상표심사기준에서도 이러한 해석론을 반영하는 것이 상표심사의 발전에도 도움이 될 수 있을 것이다.

영어초록

Article 34(1)21 of the Trademark Act(wholly amended in 2016; hereinafter referred to as “the subject provision”) states that registration shall not be granted to any trademark for the registration of which any person who has or had a contractual relationship, such as partnership or employment, a business transactional relationship, or any other relationship with a person who holds the right to the trademark registered, which is identical or similar to the trademark registered in a State party to the treaty, applies on goods by designating goods identical or similar to the goods on which the trademark is designated as the designated goods, without the consent of the person who holds the right to the trademark. The intent of the subject provision is to deter the registration of any trademark filed in violation of a continuous contractual relationship or special confidence with the rights-holder to a trademark registered in a State party to the treaty, on par with the provision under Article 34(1)20 of the Trademark Act pertaining to the principle of good faith, thereby contributing to a fair international transactional order. The subject provision expands the scope of applicable human relationship and temporal period compared to the provision under Article 23(1)3 of the former Trademark Act. Rather than adopting the content of Article 6septies of the Paris Convention as it is, on which it is based, the subject provision incorporates as is the scope of human relationship under Article 34(1)20 of the Trademark Act pertaining to the rejection of registration of any trademark contrary to the principle of good faith, reflecting the legislative intent of the Korean Intellectual Property Office (KIPO) to crack down on any unfair trademark registration in Korea.
Regarding the requirements for the subject provision’s applicability, legislative resolution of the following issues is essential for preventing any more interpretive confusion over the application of the subject provision: (a) amend such expression as “trademark registered in a State party to the treaty,” by taking account of those States that recognize the right based on the use of a trademark; (b) clarify the scope of a “State party to the treaty” and the “agent or representative” under the former Trademark Act in interpreting contractual relationship, etc.; and (c) articulate a “justifiable reason” as an exception to the “consent” requirement and the point in time for determining the “consent.” In conclusion, given its aspiration to protect trademarks registered in a State party to the treaty, the subject provision calls for a legislative resolution geared toward keeping pace with the international standard by taking account of the Paris Convention as an international standard for trademark law and the legislative state of the Japanese Trademark Act and the Community Trademark Regulation of the European Union, which is structurally similar to the Korean Trademark Act. In addition, it would help facilitate a further sophistication of the Korean trademark examination guidelines to reflect the interpretive theory underpinning the concrete standard of determination under the trademark examination guidelines of the Community Trademark Regulation in European Union.

참고자료

· 없음