한국형 디스커버리의 제도적 개선 방안 - 특허법 개정안을 중심으로 - (A Study on the Institutional Improvements for Korean Discovery - Focusing on Patent Law Amendments -)

서지정보

· 발행기관 : 중앙대학교 법학연구원 문화.미디어.엔터테인먼트법연구소
· 수록지 정보 : 문화미디어엔터테인먼트법 / 18권 / 2호 / 185 ~ 215페이지
· 저자명 : 임미라

초록

디스커버리 도입에 관하여 그 방식과 시기에 대한 의견은 다소 차이가 있으나 그 필요성에 대해서는 이견이 없는 상황이다. 비밀유출이나 미국에서 시행되고 있는 디스커버리의 도입 시에 법체계가 다른 한국에서의 도입 시 부작용 문제에 대한 우려는 있으나 자격을 갖춘 전문가가 동반된 형태 등의 방안 마련이 된다면 큰 문제가 없어 보인다.
디스터버리 제도 도입의 논의 과정에서 현재 살펴보아야 할 부분은 ‘헤이그증거협약’에 관한 증거수집의 방식 및 내용이다. 우리 변호사법에 의거하여 변호사가 아닌 자가 법률대리인의 역할을 수행 할 수 없고 자격없이 어떠한 법률사무도 취급 할 수 없다. 그런데, 미국 변호사가 자문이나 대리를 한 것이 아니라 미국 법원의 증거조사를 조력한 경우를 우리 변호사법 위반행위로 볼 수 있을지 하는 점이 명확하지 않다. 헤이그증거협약 상 제한적 거부선언을 이행하기 위해서는 이를 금지할 필요가 있으나, 이를 금지할 국내 이행법이 없는 것이다. 또한, 실무상 미국 변호사가 우리나라에서 증언녹취를 하고 있는 실정이다. 따라서 일정 범위 내에서는 헤이그증거협약을 준수하면서도 지식재산권법에 한해 이를 양성화하는 방안을 모색할 필요가 있다.
다음으로 인공지능의 발명에 관하여 오늘날의 특허출원 절차는 발명과정을 공개할 의무가 없을뿐더러 발명 과정의 공개는 사실상 어느 관할권에서도 필수적이지 않은 것이 사실이다. 다만 현 시점에서 AI의 발명의 적격 여부를 판단 할 때 향후 AI발명의 발전 추세를 감안하면 특허침해 또는 심사의 판단에 있어 발명행위의 인공지능 사용 여부의 의무화 및 기여도의 기재에 대한 필요성이 증가할 것으로 보이며 보다 상세한 기준 마련이 필요해 보인다.
국제소송에 있어 특히 한국과 미국이 외교 통상적으로 밀접한 관계임을 고려 할 때 이제 국제민사사법공조가 반드시 필요하다. 헤이그증거협약 제23조의 선언을 통하여 모색적 증명을 허용하지 않는 국가가 기일 전 증거개시의 목적으로 작성된 촉탁서 집행을 거부 할 수 있다. 이에 따라 우리나라도 제한적 거부선언을 한바 있으나 미국 법원은 우리나라를 포함하여 일부 국가에 대해 거부선언의 취지에 반할 수 있는 기일 전 증거개시 촉탁을 하고 있다. 향후 디스커버리 제도로 인한 미국과의 사법마찰이 계속 될것으로 보이며 본 제도 시행여부에 따라 증거조사에 있어 더욱 적극적인 사법공조가 필요하다고 하겠다.

영어초록

While there is some disagreement about how and when to introduce discovery, there is no disagreement about the need for it. There are some concerns about leakage of secrets and some of the adverse consequences of adopting American-style discovery, but as long as discovery is conducted by qualified experts, it should be possible.
The most important aspect of the discovery process is the manner and content of discovery in relation to the Hague Evidence Convention. Under the Korean Bar Act, non-lawyers are prohibited from acting as legal representatives and from practicing law without qualification. However, it is not yet clear whether a U.S. lawyer would be in violation of the Korean Bar Act if he or she assisted a U.S. court in taking evidence rather than advising or representing a client. The Hague Evidence Convention requires a prohibition on limited declarations of refusal, but there is no domestic implementing legislation to prohibit them. In addition, as a matter of practice, U.S. lawyers are recording depositions in Korea. Therefore, it is necessary to comply with the Hague Evidence Convention to a certain extent, but to seek ways to foster it only in the IP law.
Regarding the invention of AI, it is true that today's patent application process does not require disclosure of the invention process, and disclosure of the invention process is not required in virtually any jurisdiction. However, when judging whether an AI invention is eligible at this point, it is likely that the need for mandatory disclosure of the use of AI in the act of inventing and disclosure of the contribution will increase in light of the development trend of AI inventions in the future, and it is necessary to establish more detailed criteria for judging patent infringement or examination.
In international litigation, international civil legal cooperation is now essential, especially given the close diplomatic and commercial ties between Korea and the United States. A declaration under Article 23 of the Hague Evidence Convention allows a state that does not allow discovery to refuse to enforce a subpoena issued for the purpose of pre-dated discovery. Accordingly, Korea has made a limited declaration of refusal, but U.S. courts have issued pre-dated discovery requests to some countries, including Korea, that may defeat the purpose of the declaration. Judicial friction with the U.S. over the discovery system is expected to continue in the future, and more active judicial cooperation in evidence investigation is needed depending on whether the system is implemented.

참고자료

· 없음