균등 판단 시 공지기술의 참작 (Consideration of Prior Arts in the context of the Doctrine of Equivalents)

서지정보

· 발행기관 : 사법발전재단
· 수록지 정보 : 사법 / 1권 / 59호 / 103 ~ 163페이지
· 저자명 : 김동준

초록

2019년 대법원 2017후424 판결 및 대법원 2018다267252 판결 이후 균등침해 판단 과정에서 공지기술이 적극 참작되는 것은 분명한 경향으로 보인다. 하지만 최근 판결례를 분석해 보면 균등론 제1요건을 판단함에 있어 명세서 외 공지기술을 참작하는 방법이 사안마다 달라 혼란스럽다. 이 문제를 해결하기 위해서는 균등 판단의 대상이 무엇인지, 명세서 외 공지기술을 참작하는 이유가 무엇인지 다시 한번 되새길 필요가 있다.
균등 판단의 대상은 특허발명의 구성요소와 확인대상발명의 대응구성이며 균등론 각 요건은 그 차이점에 대한 평가수단이다. 물론 이 과정에서 특허발명 전체의 맥락을 고려하지만 균등 판단은 결국 차이점에 대해 평가하는 것이라는 점을 간과해서는 곤란할 것이다.
제1요건 판단에 있어 명세서 외 공지기술을 참작하는 이유는 특허발명의 실질적 가치(기술발전에 대한 기여의 정도)를 객관적으로 파악하기 위함이다. 균등 판단의 대상이 구성요소이고, 제1요건 판단에 있어 명세서 외 공지기술까지 참작하여 특허발명의 실질적 가치(기술발전에 대한 기여의 정도)를 객관적으로 파악하는 이유는 특허발명의 기여 정도에 따라 균등(과제해결원리 동일성)의 폭을 정하기 위함이므로, 명세서 외 공지기술은 균등 여부가 문제 된 구성요소의 상위개념화 허용 여부와 그 정도를 정함에 있어 참고하는 것이 타당하다. 또한, 명세서에 기재되지 않은 공지기술을 참작함에 따른 제3자의 예측 가능성의 저하를 피하기 위해서는 균등의 폭을 좁히는 방향으로만 명세서 외 공지기술이 참작되어야 할 것이다.
한편 기술사상의 핵심은 명세서뿐 아니라 명세서 외 공지기술까지 참작하여 파악하는 것이므로 명세서 외 공지기술까지 참작한 후에 기술사상의 핵심이 최종적으로 인정되어야 하는데 명세서만으로 기술사상의 핵심을 먼저 확정한 후 해당 기술사상의 공지 여부를 다시 검토하고 이에 따라 제2요건 판단 방법을 다르게 하는 것은 타당하지 않다. 균등 여부가 문제 된 구성요소의 상위개념화 허용 여부와 그 정도를 정함에 있어서 공지기술을 참작하는 것이므로, ① 명세서 기재를 기초로 균등 여부가 문제 된 구성요소의 상위개념화가 가능할 것인지 우선 검토하고, ② 상위개념화 여부와 그 정도를 명세서 외 공지기술 참작을 통해 객관화하는 작업을 하여 최종적으로 기술사상의 핵심을 확정하는 것이 타당할 것이다.
또한, 특허발명 중 균등 여부가 문제 된 구성요소의 상위개념화 여부와 그 정도를 정함에 있어 과제해결원리가 지나치게 일반화되지 않도록 유의할 필요가 있고, 상위개념화를 O, X의 문제로 보지 말고 정도의 문제로 볼 필요가 있다.
최근 판결례에서 기술사상의 핵심의 ‘공지’ 여부에 따라 균등 판단을 하는 경향을 보이다 보니 당사자로부터 기술사상의 핵심이 ‘공지’라는 주장이 많이 있는 것으로 보인다. 공지·비공지의 이분법적 판단에 따른 문제는 균등 여부가 문제 된 구성요소를 중심으로 제1요건을 판단하고 균등의 인정 폭 설정에 명세서 외 공지기술을 참작함으로써 해결될 수 있을 것이다. ‘기술사상의 핵심’의 ‘공지’ 여부에 기초한 작용효과 판단 방법 역시 재고될 필요가 있다.

영어초록

After the Supreme Court 2017 Hu 424 decision and 2018 Da 267252 decision in 2019, it seems to be a clear trend that prior art is actively taken into account for determining infringement under the Doctrine of Equivalents (hereinafter ‘DOE’). However, an analysis of recent court decisions shows that the method of taking into account prior arts not described in the specification (the extrinsic prior art) in applying the equivalent in value test is different case by case. Therefore, it is confusing how to consider prior arts in the context of the equivalent in value test of the DOE. In order to solve this problem, it is necessary to reconsider what the object of equivalence determination is and the reason for taking into account the extrinsic prior art.
The determination of equivalence is applied on an element-by-element basis and each requirement of the DOE is a means for assessing the difference between an element of the patented invention and the corresponding element of the accused product or process. Although the context of the invention as a whole should be considered in this determination, it should be noted that the determination of equivalence is ultimately an assessment of the difference.
The reason that the extrinsic prior art is taken into account in applying the equivalent in value test is to objectively assess the value of the patented invention (the degree of contribution to technological advancement). The determination of equivalence should be applied on an element-by-element basis. The reason for objectively assessing the value of the patented invention is to define the range of equivalence according to the degree of contribution of the patented invention. Therefore, it is appropriate to consider the extrinsic prior art in determining whether to allow the extended protection beyond the literal wording for the element in question about equivalence and the scope of the extended protection. In addition, the extrinsic prior art should be considered only in the direction of narrowing the range of equivalence to provide legal certainty to third parties.
The essence of the invention should be finally defined after taking into account the extrinsic prior art since both the specification and the extrinsic prior art, if any, need to be considered in this process. It is not appropriate to first determine the essence of the invention only with the specification and then apply two different tests when examining the identical effect, depending on whether or not the essence of the invention was publicly disclosed before the filing date. Rather, it is appropriate to first determine, based on the specification, the possibility of allowing the extended protection for the element in question about equivalence and then finally determine, in consideration of the extrinsic prior art, whether to allow the extended protection and, if so, the scope of the extended protection.
Since the patent law protects the invention defined by the claim, not the underlying principles of the invention, it is important not to overly generalize the claimed solution. It is necessary to view the solution equivalent in value test not as a matter of yes or no, but as a matter of degree.
In recent court decisions, there have been a lot of arguments from the parties that the essence of the invention was publicly disclosed before the filing date and equivalence determination tends to depend on whether or not the essence of the invention was publicly disclosed before the filing date. In order to solve this problem, the solution equivalent in value test should be applied on an element-by-element basis and the extrinsic prior art should be considered in defining the range of equivalence. In addition, applying two different tests when examining the identical effect, depending on whether or not the essence of the invention was publicly disclosed before the filing date, should be reconsidered.

참고자료

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