방법발명 특허와 권리소진 (Method Patent Claims and Exhaustion)

서지정보

· 발행기관 : 법무부
· 수록지 정보 : 선진상사법률연구 / 84호 / 93 ~ 127페이지
· 저자명 : 문선영

초록

근 특허법원에서는 특별한 사정이 없는 한 방법발명 특허에 대하여도 권리소진이 인정된다는 점을 명확히 한 판결이 내려졌고, 동 판결은 현재 상고중이어서 향후 내려질 대법원의 최종 판단에 학계 및 실무계의 많은 관심이 집중되고 있다. 특허권 소진법리는 특허권자에 의해 양도된 제품에 대한 특허권은 소진되어 그 효력이 미치지 않는다는 이론으로, 현행 특허법상 명문규정이 존재하지 않음에도 특허제품의 유통에 따른 거래의 안전을 보호하고 특허권자의 이중이득을 방지한다는 취지에서 전통적으로 받아들여졌던 법리이다. 그러나 방법발명의 경우 그 개념상 특허권자가 발명의 실시행위로서 양도를 하는 것을 본질로 하는 것이 아니기 때문에 방법발명과 관련된 제품의 유통에 대하여는 권리소진 법리가 적용되는지에 대하여 견해의 대립이 있었고, 나아가 특허권 소진이론이 적용된다고 할 때 특허권자가 유통한 제품이 어느 정도 특허를 구현하고 있는 것이어야 동 이론을 적용할 수 있는 것인가에 대하여도 충분한 논의가 있었다고 볼 수 없어 보다 구체적인 기준과 사례의 축적이 요구되고 있는 상황이다. 특허권 소진의 근거를 고려하면, 물건을 생산하는 방법의 발명에 관한 특허의 경우에는 그 방법에 의해 생산된 물건을 특허권자 또는 실시권자가 양도한 경우에 이를 물건의 발명과 달리 취급할 이유가 없다고 할 것이므로, 그 물건에 대해 특허권의 소진을 인정해야 한다는 점에 대해서는 비교법적으로 볼 때에도 대체로 이론이 없다고 할 수 있다. 그러나 물건을 생산하는 방법의 발명이나 단순방법의 발명에 있어서, 특허권자등이 그 방법의 사용에 이용되는 물건을 적법하게 양도한 경우에도 특허권이 소진되는가의 문제에 대하여는 방법발명의 성질과 특허권자 및 해당 물품 구매자의 권리 관계를 고려하여 보다 깊이 있는 통찰이 필요하다고 할 것이다. 방법발명 특허에 있어서도 권리소진이론이 적용되는지, 그리고 그 범위는 어디까지인지, 그리고 권리소진 법리의 적용을 위해서는 어떠한 요건을 갖추어야 하는지에 대한 문제는 이론적 근거와 함께 산업정책적 고려를 종합하여 판단하여야 할 문제로, 양도된 물건과 거래의 성질 등을 살펴 특허권자등이 해당 거래를 통해 자신의 발명을 실질적으로 구현하였다고 볼 수 있을 정도에 이르는 경우에 방법특허의 소진을 인정하여야 할 것인바, 해당 거래가 이와 같은 정도에 이르렀다고 볼 수 있는지에 대하여는 구체적 사정을 종합하여 특허권자 및 유통된 제품의 구매자 사이의 이익형량을 통해 균형있게 판단하여야 할 것이다.

영어초록

Recently, the Patent Court made a decision that exhaustion doctrine can be applied on method patents as long as there is no special circumstance. The case was appealed to a Supreme Court and is gathering considerable attention from scholars and lawyers. Exhaustion doctrine is a theory that patent rights for products assigned by patentees become exhausted and ineffective. The doctrine has been traditionally applied to protect the safety of transactions of the patented products and to prevent the double gain of patentee. However, there has been a various discussion among scholars whether the exhaustion doctrine can be applied to the case of transactions of products related to method inventions. Although if application of the doctrine is granted, there’s still lack of discussion of establishing the level of patented products that exhaustion doctrine could be applied in present. So accumulation of more specific criteria and cases is being needed.
Regarding the basis of exhaustion of patent rights, there is no reason to treat the patent of invention of a process of manufacturing a thing different from the patent of invention of a product when patentee or licensee assigned the product manufactured by the such patented process. So it could be contented that generally there’s no dissenting opinion of applying the exhaustion doctrine in the cases of such products and it might be samely contented following the view of comparative law standards. However, more intensive analysis is necessary to solve the issue of whether patent rights are exhausted even when the patentee assigned the products which were used for invented method of manufacturing or mere method. This paper will take a close analysis of the possibility of application of exhaustion doctrine, elements of the application and the scope of the application of the doctrine.

참고자료

· 없음