특허법상 선사용권 제도에 대한 고찰 (A Study on the Prior User Rights System under the Patent Law)

서지정보

· 발행기관 : 한국지식재산학회
· 수록지 정보 : 산업재산권 / 67호 / 95 ~ 144페이지
· 저자명 : 조용순

초록

발명을 특허출원을 하지 않고 영업비밀로 유지하여 사용하는 중에 제3자가 그 발명을 먼저 특허출원 한 후 선발명자에게 특허침해를 주장할 수 있다. 이러한 경우 선발명자는 특허권자에 대하여 선사용권의 항변이 가능하다. 이와 같이 특허가 존재함에도 제3자가 종래부터 사용하던 기술을 사용할 수 있던 권리를 인정하는 소위 “Saving clause”는 중세시대 길드의 요청으로 도입된 이래, 프랑스, 독일, 일본, 영국, 미국 등 주요국이 선사용권 제도를 운용하고 있다.
선사용권 제도의 취지와 관련하여서는 공평설의 관점에서 경제설을 가미한 입장으로 주로 설명되고 있으나, 최근에는 발명실시의 촉진과 방어출원의 억제의 관점에서 선사용권의 취지를 설명하는 견해도 있다.
선사용권의 활용과 이용편의를 위하여 “실시사업을 하거나 준비”에 대한 요건의 폐지 또는 완화하자는 의견이 있다. 그러나 프랑스의 경우를 제외하고는 독일․일본․영국․미국은 실시사업을 하거나 준비에 대한 요건을 두고 있다. 따라서 이러한 요건의 폐지보다는 먼저 선사용권의 활용촉진의 측면에서 이러한 요건의 해석완화가 필요하다고 보인다.
한편, 선사용권의 항변을 위해서는 선사용권에 대한 입증이 중요하다. 선사용권 입증을 위한 증거 수집은 연구개발 단계, 발명의 완성, 사업의 준비, 사업실시, 실시형식변경 등에 이르기까지 각 단계에서부터 증거를 남겨 두는 것이 필요하다. 그러나 이러한 증거수집은 현실적인 기업 등의 부담으로 작용한다. 이와 관련하여 우리나라는 기존의 공증제도와 함께 전자공증제도(화상공증제도), 영업비밀 원본증명제도, 기술자료 임치제도, 기술자료 거래기록 등록시스템을 운영하고 있다. 이와 같이 선사용권의 입증을 뒷받침할 수 있는 여러 시스템을 갖추고 있음에도 불구하고 우리나라는 선사용권 제도의 활용이 높지 않다. 일본이 선사용권제도를 적극 활용하고 있는 것과는 대조적이다. 앞으로 우리나라도 선사용권 제도에 대한 인식확산과 이용활성화가 필요하다고 할 것이다.

영어초록

While someone is using the invention as a trade secret without filing a patent application, another person may file for a patent for the invention first and then claim infringement of the patent against the person who invented it first. In this case, the first inventor can defend the prior user right against the patentee. In this way, even though a patent exists, it is referred to as a “saving clause” that a third party recognizes the right to use the technology used in the past. Since the pre-use rights were introduced at the request of guilds in the Middle Ages, major countries such as France, Germany, Japan, the United Kingdom, and the United States have operated related systems.
Regarding the purpose of the prior user right system, it is mainly explained in terms of an economic theory from the perspective of an impartial theory, but recently there is a view to explain the purpose of the prior user right from the perspective of promoting the implementation of inventions and suppressing defense applications.
There is an opinion to abolish or alleviate the requirements for “engaging or preparing to engage in business” for the utilization and convenience of use of the prior user right. However, except in the case of France, Germany, Japan, the United Kingdom, and the United States have these requirements. Therefore, rather than abolition, it seems necessary to ease the interpretation of these requirements to promote the utilization of prior user right.
On the other hand, for the defense of the prior user right, it is important to prove the prior user right. It is necessary to leave evidence from each stage of the collection of evidence for the verification of the prior user right from the research and development stage, the completion of the invention, the preparation of the project, the implementation of the project, and the change of the implementation type. However, this collection of evidence acts as a burden on realistic companies. In this regard, in addition to the existing notarization system, Korea operates an electronic notarization system, trade secret original certification system, technology data deposit system, and technology data transaction record registration system. Although Korea has several systems to support the verification of the prior user right, that system has not been activated. This is in contrast to Japan's active use of the prior user right system. In the future, Korea also needs to spread awareness of the prior user right system and revitalize its use.

참고자료

· 없음