특허법상 모인(冒認) 법리의 재검토 (A review on the principles of usurpation under the patent law)

서지정보

· 발행기관 : 경북대학교 IT와 법연구소
· 수록지 정보 : IT와 법연구 / 19호 / 1 ~ 58페이지
· 저자명 : 김동준

초록

모인대상발명(A)에 구성요소를 부가하는 등 변경‧개량한 모인개량발명 A′에 대해 모인자가 특허출원한 경우 ① 모인의 성립범위(모인 시 거절‧무효의 범위), ② 모인출원 발명에 피모인자의 기여와 모인자의 기여가 모두 인정되는 경우 해당 발명을 피모인자와 모인자의 공동발명(공유)으로 볼 수 있는지 여부(모인자 기여 시 공동발명 인정 여부), ③ 정당한 권리자의 출원일 소급효 인정 범위 및 정당한 권리자의 이전청구 인정 범위 등이 명확하지 않다. 이 글에서는 위 세 가지 쟁점을 중심으로 우리나라와 주요국의 법리를 비교‧검토한 다음 제도개선방안을 제시해 보았다.
첫째, 모인 행위를 제재하기 위해서는 통상의 기술자의 창작 능력 범위 내의 변경‧개량으로는 발명자로 인정되지 않는 법리가 정립될 필요가 있다. 대법원 2009후2463 판결에 따르면, 보통으로 채용하는 정도의 기술적 구성의 부가·삭제·변경에 지나지 아니하고 그로 인하여 발명의 작용효과에 특별한 차이를 일으키지 아니하는 등 기술적 사상의 창작에 실질적으로 기여하지 않은 경우에는 그 특허발명은 무권리자의 특허출원에 해당한다. 대법원 2009후2463 판결에 따른 ‘실질적 기여’ 기준이 모인 성립 범위 판단기준으로 분명히 정립될 필요가 있다. 다만, 해석론에 의한 대응으로 불충분할 경우 생각해 볼 수 있는 입법적 방안으로는 미국식(모인대상발명을 진보성 판단에 활용할 수 있는 점을 분명히 하는 입법, pre-AIA)과 독일식(특허의 본질적 내용이 모인된 것이라면 모인 특허에 해당하는 것으로 정의)을 고려해 볼 수 있을 것이다.
둘째, 정당한 권리자에 속하는 발명에 개변을 가하거나 또는 구성요소를 추가하여 권원 없는 자가 출원한 경우에, 해당 개량발명에 대해 정당한 권리자와 모인자의 기여가 모두 인정된다면 해당 개량발명에 대한 특허를 받을 수 있는 권리의 공유가 인정될 필요가 있다. 공동발명이 성립하기 위해서는 원칙적으로 복수의 관여자 사이에 실질적 상호협력 관계가 필요하다는 것이 대법원 판결의 입장이므로 위와 같은 경우 원칙적으로 ‘공동발명’으로 볼 수는 없지만 공유관계 인정의 필요성에 따라 일정한 요건하에 공동발명에 준하는 것으로 취급하는 방법이 가능할 것이다. 위 해석론에 의한 대응으로 불충분할 경우 생각해 볼 수 있는 방안으로는 객관적 공동 여부에 따른 공동발명 성립 판단을 입법화하는 것(독일 판례의 입장)인데 신중한 검토가 필요할 것이다.
셋째, 정당한 권리자의 구제에 있어, ① 출원일 소급제도와 ② 특허권 이전청구 제도에서 구제의 범위(즉, 동일성의 범위)는 동일하게 보아야 할 것이다. 이러한 법리에 따르면, 모인대상발명 A(발명자 甲)로부터의 변경‧개량에 모인자의 실질적 기여가 인정되지 않는 발명 A′를 乙이 출원한 경우, ① A′는 모인 출원‧특허에 해당하여 거절‧무효되며, ② 정당한 권리자 甲이 특허법 제34조 또는 제35조에 따라 A′의 범위 내에서 출원하는 경우 출원일 소급효가 인정되고, ③ 정당한 권리자 甲은 乙에 대해 A′에 대한 특허권의 이전을 청구할 수 있게 된다.

영어초록

If a patent applicant files an invention A', that has been changed by modifications and additions in view of subject matter A, derived from another, it is unclear whether the invention A' is rejected or, if patented, revoked, whether the invention A' is considered as a joint invention and to what extent the inventor of A is entitled to recover. This article reviews theses three issues.
First of all, in order to sanction usurpation, amendments and modifications which are within the ambit of a person skilled in the art should be disregarded when determining the identity between the invention A' and the invention A. According to the Supreme Court Decision 2009 Hu 2463, one who has not delivered a substantial contribution to the invention in suit is not an inventor and amendments and modifications that remain within the scope of actions of a person skilled in the art are not substantial contributions. Consistent applications of this case law will be required. In case this does not work, legislative actions should be considered. For example, the Patent Act may be amended to make invention A available for purposes of establishing lack of inventive step of the invention A' (U.S. type approach). Alternatively, the Patent Act may be amended to define usurpation in terms of the essential contents of an invention (German type approach).
Secondly, where a party takes another’s confidential information and adds to it information of his own devising, if both the wronged party and the wrongdoer have made substantial contributions to the invention in suit, a joint entitlement should be recognized. Even if, according to the Supreme Court Decision, some form of collaboration is required in order that an ‘invention’ be ‘made by two or more persons jointly, a joint entitlement, by analogy, could be recognized. In case this does not work, the Patent Act may be amended to make it the only decisive issue of joint inventorship whether, from an objective point of view, a contribution by the co-inventor exists (German type approach).
Finally, the extent to which the inventor of A (the entitled party) is entitled to recover with regard to the derived invention A' should be the same regardless of whether the entitled party chooses to file his own patent application or to require recovery of his right to the patent. For example, where a patent applicant files an invention A', that has been changed by modifications and additions in view of subject matter A, derived from another, the patent application (or the patent) should be rejected (or revoked) if amendments and modifications remain within the scope of actions of a person skilled in the art. In this case, the inventor of A (the entitled party) should be entitled to the derived invention A' regardless of whether the entitled party chooses to file his own patent application or to require recovery of his right to the patent.

참고자료

· 없음