특허명세서 보정에 따른‘새로운 거절이유’의 발생과 보정각하 (Occurrence of 'new reason for rejection' due to amendment of patent specification and declination amendment)

서지정보

· 발행기관 : 충남대학교 세종지적재산권연구소
· 수록지 정보 : The Journal of Law & IP / 13권 / 2호 / 29 ~ 68페이지
· 저자명 : 함영욱

초록

현행 특허법은 심사관이 거절이유를 발견한 경우, 출원인에게 거절이유를 통지하고, 기간을 정하여 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주어야 한다고 규정하면서도, 제63조 제1항에서 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 따라 「새로운 거절이유」가 발생한 경우에는 출원인에게 의견서를 제출할 수 있는 기회를 주지 않고 직권으로 보정각하결정을 할 수 있도록 규정하고 있다.
이러한 현행 보정각하제도에서는 심사관이 재심사 청구 시 특허명세서의 보정에 대하여 새로운 인용문헌을 통해 「새로운 거절이유」 를 발견한 경우에도 출원인에게 의견서를 제출할 기회를 주지 않고재심사 청구 시의 보정을 각하할 수 있으므로, 출원인은 새로운 인용문헌에 의한 「새로운 거절이유」에 대하여 의견서를 제출할 수 있는 기회가 박탈되는 문제점이 발생한다.
이러한 문제점을 해결하기 위하여 특허법 제63조 제1항 거절이유통지 규정을 개정할 필요가 있다. 또한, 제63조 제1항 거절이유통지규정 개정안에 따라 「새로운 거절이유」를 발견한 경우에는 재심사청구 시 특허명세서의 보정에 대하여 의견서를 제출할 기회를 주지않고 바로 보정각하 당하는 것을 방지하기 위하여 제51조 제1항을개정할 필요가 있다.

영어초록

The current patent law stipulates that if an examiner finds a reason for rejection, the applicant should be notified of the reason for rejection and given the opportunity to submit an opinion within a fixed period, but Article 63 (1) stipulates that if a 「new reason for rejection」 occurs due to the amendment of the patent specification when requesting a reexamination, the applicant can make a decision to declination amendment ex officio without giving the applicant the opportunity to submit an opinion Under the current declination amendment system, even if an examiner discovers a 「new reason for rejection」 for the amendment of the patent specification through new citations, the applicant can dismiss the amendment at the time of requesting a reexamination without giving the applicant an opportunity to submit an opinion, so the applicant is deprived of the opportunity to submit an opinion on the 「new reason for rejection」 under the new reference.
In order to solve this problem, it is necessary to amend the provisions of Article 63 (1) of the Patent Act to notify the reason for rejection. In addition, it is necessary to amend Article 51(1) to prevent the amendment of the patent specification upon request for reexamination from being immediately rejected without giving the applicant an opportunity to submit an opinion if a 「new reason for rejection」 is found through a new reference in accordance with the amendment to Article 63(1) of the notify the reason for rejection Regulations.

참고자료

· 없음