특별행정심판인 특허무효심판에서의 무효사유 증명책임 (Burden of Invalidation-Grounds Proof in a Patent Invalidation Trial as a Special Administrative Trial)

서지정보

· 발행기관 : 행정법이론실무학회
· 수록지 정보 : 행정법연구 / 36호 / 141 ~ 164페이지
· 저자명 : 정차호

초록

특별행정심판인 특허무효심판에서 특허의 무효사유에 대하여 청구인과 피청구인(특허권자)이 다투게 된다. 이 글은 그 무효사유의 증명책임을 누가 부담하는지에 대하여 논한다. 그를 위해, 우선 특허출원 심사 단계에서 특허거절이유를 심사관과 출원인 중 누가 부담하는지에 대하여 알아본다. 혹자는 특허법이 규정한 거절이유를 권리발생요건과 권리장애요건으로 구분하고 권리발생요건에 대하여는 출원인이 증명책임을 부담하여야 한다고 주장하는데, 이 글은 그러한 주장이 다음과 같은 이유로 근거가 없음을 설명한다. 첫째, 특허법 제62조, 제63조 및 제66조 규정의 문언적 해석이 심사관이 모든 거절이유를 증명하도록 규율한다. 둘째, 특허(patent)라는 행정행위는 확인행위이며 기속행위이므로 심사관은 거절이유를 발견하지 못하는 경우 반드시 특허결정을 하여야 한다. 셋째, 심사실무도 권리발생요건과 권리장애요건을 구별하지 않고 있다. 넷째, 발명자는 발명을 한 순간 ‘특허를 받을 수 있는 권리’를 이미 가지므로 심사관이 그 권리를 부정할 책임을 진다.
특허무효심판에서는 변론주의와 함께 직권탐지주의가 적용된다. 그러나, 특허무효심판에서도 일반 행정법 이론에 따라 변론주의를 기본으로 하되 직권탐지주의가 가미되는 것으로 보아야 한다. 특히, 다음과 같은 이유로 무효심판에서는 청구인이 무효사유에 대하여 증명책임을 부담하여야 할 필요성이 더 강하다. 첫째, 특허결정이라는 행정처분을 신뢰한 특허권자의 신뢰이익을 보호할 필요성이 있다. 둘째, 특허 후 형성되는 다른 법률관계의 안정성을 도모할 필요성이 있다. 셋째, 특허청의 전문성을 인정할 필요가 있다. 넷째, 등록된 재산의 경우 그 등록은 적법한 것으로 추정된다. 다섯째, 행정처분을 무효로 하기 위해서는 그 처분의 하자가 중대하고 명백한 것이어야 한다.
특허무효심판의 후속 단계인 심결취소소송에서도 변론주의가 원칙적으로 먼저 적용되고 필요한 경우 직권탐지주의가 활용된다는 것이 우리 대법원의 입장이다. 나아가, 심결의 위법에 대하여는 심결취소소송의 원고가 주장하여야 하지만, 무효사유의 존재에 대하여는 여전히 무효심판의 청구인이 증명책임을 부담하여야 한다.
위에서 살펴본 특허무효심판에서의 증명책임에 따르면 심판관은 해당 특허가 무효 또는 유효임을 판단하는 것이 아니다. 증명책임을 무효심판 청구인이 부담하므로, 심판관은 청구인이 증명책임을 다하였는지 여부를 판단하는 것이다. 즉, 심판관은 “청구인이 무효사유에 대하여 적절한 정도로 증명하지 못하였으므로 해당 특허를 무효로 할 수는 없다”고 결정을 하면 된다.

영어초록

In a patent invalidation trial, which is a special administrative trial, a requester and a requestee (patentee) contest one or more invalidation grounds. This paper discusses the person who may bear the burden to prove one or more invalidation grounds. For the purpose, this paper, firstly, clarifies the issue whether the applicant or the examiner may bear the burden of rejection-reasons proof in the patent prosecution procedure. A commentator differentiates rejection reasons into “right formation requirements” and “right obstacle requirements” and argues that the applicant must prove existence of the former requirements. This paper explains that such arguments are baseless: (1) textual interpretation of Articles 62, 63 and 66 of the Patent Act mandate the examiner to prove all rejection reasons; (2) because a patent decision as an administrative action is a confirmation action and non-discretionary action, if the examiner does not find any rejection reason, he must do patent decision; (3) patent prosecution practices do not differentiate right formation requirements and right obstacle requirements; (4) because an inventor is bestowed the right for a patent when he creates an invention, the examiner bears the burden to deny the right for a patent.
In a patent invalidation trial, the “investigation” principle along with the “argument” principle is being applied. However, in the trial, under the normal administration law theory, it should be understood that the argument principle is basically applied and the investigation principle is, upon necessity, added. Especially, in a patent invalidation trial, the necessity for the requester to bear relevant burden is stronger under following reasons: (1) it is necessary to protect “trust interest” of the patentee who has trusted the administrative action of patent; (2) it is necessary to protect stability of other legal relationships made after the patent decision; (3) it is necessary to admit and respect expertise of the Patent Office; (4) a registered property is presumed to be legally registered; (5) to invalidate an administrative action, a relevant mistake must be serious and clear.
It is the position of the Korea Supreme Court that the argument principle is firstly applied and, if necessary, the investigation principle is exploited in a trial-review litigation which is a subsequent stage following an invalidation trial. In addition, even though the plaintiff must assert illegality of a trial, a requester of the invalidation trial must still bear the burden to prove existence of an invalidation ground.
Under the burden-of-proof jurisprudence in the above invalidation trial, the trial examiner does not decide whether the patent at issue is invalid or not. Because the requester of the invalidation trial bears the proof burden, the trial examiner does decide whether the requester fulfills his burden or not. In other words, the trial examiner may just decide that “because the requester has not fulfilled his burden to prove any invalidation ground, the patent can not be invalidated.”

참고자료

· 없음